Comment protéger sa marque avec son fonds de commerce ?

La marque fait-elle partie du fonds de commerce ?

La marque est un élément indissociable du fonds de commerce, et un actif stratégique pour le commerçant ou le restaurateur.

C’est un signe distinctif, qui figure bien souvent sur l’enseigne du local commercial.

La marque peut être cédée par le commerçant, soit isolément, soit globalement, avec l’ensemble des éléments formant le fonds de commerce, qu’il s’agisse des éléments immatériels (droit au bail, clientèle, et donc marque…) et matériels (outils de production notamment).

Conseils pratiques sur ce point : lors de votre installation dans le local commercial, vous aurez vraisemblablement besoin d’apposer une enseigne sur la devanture de l’immeuble. Attention : veillez à bien obtenir l’accord du bailleur pour apposer votre enseigne préalablement à votre installation dans le local commercial.
Si possible, pensez à indiquer l’accord du bailleur dans la rédaction du bail commercial.

Pourquoi est-il important de protéger sa marque avec son fonds de commerce ?

Il est vrai que dans un certain nombre de cas, protéger sa marque peut sembler anéctodique pour le commerçant, qui a généralement l’impression d’être déjà protégé par son enseigne : il y a rarement deux restaurants du même nom dans le même quartier, ce qui suffit en général à pouvoir distinguer sa boutique et son emplacement.

Toutefois, à l’ère du numérique, de la vente à emporter et du click and collect, la zone de chalandise d’un commerçant devient de plus en plus virtuelle. Les établissements génèrent aujourd’hui une importante clientèle grâce au trafic en ligne et au SEO (moteur de recherche Google). Le développement de cette zone de chalandise virtuelle s’est renforcé avec les plateformes de livraison en ligne de type Uber eat et Deliveroo.

Dans ces conditions, le nom de la boutique, de la marque et du concept est d’autant plus stratégique pour singulariser son commerce au milieu des milliers d’autres référencés sur Google.

Enfin, il faut penser à l’avenir : ce n’est pas parce que vous ouvrez une seule boutique aujourd’hui que vous ne souhaiterez pas dans le futur faire évoluer votre concept et le dupliquer, par exemple sous la forme d’une franchise.

Dans cette perspective, afin de pouvoir valoriser au mieux votre fonds de commerce et votre concept, il est indispensable d’avoir bien pensé à protéger votre marque lors de la création de votre fonds de commerce.

Que peut-on déposer lorsque l’on dépose une marque ? Quels sont les avantages d’un dépôt de marque ?

En droit français, sont protégeables au titre du droit des marques, tout élément permettant d’identifier un produit, du moment que cela est susceptible de représentation graphique.

Les seuls éléments qu’il est impossible de protéger sont les bruits et les odeurs (ce qui pose en particulier un problème pour l’industrie de la parfumerie).

Le dépôt d’une marque permet à son auteur d’agir en contrefaçon, si une autre personne tentait d’identifier ses produits avec une marque sensiblement similaire.

L’action en contrefaçon est à cet égard beaucoup plus efficace que la simple action en concurrence déloyale : en effet, la contrefaçon constitue un délit pénal (la sanction est donc plus sévère qu’une simple conséquence civile). La faute du contrefaisant est en outre plus facile à démontrer qu’en matière de concurrence déloyale.

Quels sont les critères pour déposer une marque ?

Pour déposer une marque, celle-ci doit répondre à trois critères : la marque doit être disponible, licite et distinctive.

  • Disponible, signifie que la marque ne doit pas être déjà prise lorsque vous la déposez. Pour cela, nous vous recommandons de faire appel à un avocat pour vous aider à faire une recherche d’antériorité.

  • Distinctive, signifie que la marque doit permettre de distinguer vos produits de ceux des autres. Elle doit permettre d’identifier les produits et services et ne pas être générique (par exemple ne pas comporter uniquement le nom commun d’un objet qu’elle désignerait comme « table » ou « chaise »…).

  • Licite, signifie que la marque ne doit pas violer une appellation d’origine, un signe public, ni bien sûr être contraire aux bonnes mœurs (insulte, obscénité, etc. ne sont pas protégeables).

Comment protéger sa marque avec son fonds de commerce ?

Comment se déroule le dépôt d’une marque en pratique ?

En pratique, le dépôt d’une marque est un processus qui peut durer 2 à 3 semaines à compter de la publication.

Dans un premier temps, on procède au dépôt de la marque sur le site de l’INPI. Vous pouvez le faire vous-même ou vous faire assister par votre avocat. C’est assez facile : on dépose le signe distinctif en l’associant à des classes, qui sont en réalité des typologies de produits et/ou services. Quelques jours après, la marque fait l’objet d’une publication au BOPI (le Bulletin officiel de la propriété industrielle).

À compter de cette publication, toute personne qui y a un intérêt peut s’opposer au dépôt de votre marque (par exemple, parce que votre marque serait de nature à contrefaire celle d’un autre dépôt réalisé antérieurement).

En cas d’opposition, une négociation va s’installer entre les parties : on discutera souvent les risques de confusion (sur l’image proprement dite) et la question des similarités de classe. Le délai pour cette procédure est en principe de deux mois, mais il est possible de demander un allongement du processus auprès de l’INPI.

En pratique, soit les parties se mettent d’accord, soit ce sera à l’INPI de trancher. Pour ce faire, l’INPI agira exactement comme une juridiction, un recours étant possible devant la Cour d’Appel de Paris le cas échéant. S’il n’y a pas d’opposition, ou si un accord amiable avec un éventuel opposant est trouvé, ou enfin si l’INPI tranche en votre faveur, vous disposerez alors d’un certificat d’enregistrement de votre marque.

Notez alors que la durée de protection d’une marque est de 10 ans, calculée rétroactivement à compter de la date de dépôt. Pour les frais, comptez environ 200 euros pour le dépôt et entre 500 et 1.000 euros selon les cas pour les recherches d’antériorité.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour le dépôt de votre marque. Contactez-nous.

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